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Uso illecito del marchio: per la tutela necessario scopo di lucro (Tr. Bologna, 26/8/2016)

26 Agosto 2016, Tribunale di Bologna
lego marchio
I diritti delle immagini appartengono ai rispettivi proprietari (che saremo lieti di indicare in caso di richiesta).

La tutela del marchio presuppone l'impiego del segno distintivo altrui nello svolgimento di un'attività economica o comunque finalizzata ad uno scopo di lucro.

Non rileva, ai fini dell'applicazione della tutela apprestata al marchio d'impresa, la circostanza che la condotta dissenziente e asseritamente screditante dell'uso di un marchio venga posta in essere nell'esercizio dell'attività critica indirizzata nei confronti del legittimo proprietario del marchio medesimo.

 

 

TRIBUNALE DI Bologna

SEZ. SPECIALIZZATA DIRITTO SOCIETARIO-TRIBUNALE IMPRESE CIVILE

sentenza 26/08/2016

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito nella Camera di consiglio del 20 luglio 2016, alla presenza dei Magistrati:

Dott. Maurizio ATZORI - (PRESIDENTE)

Dott.ssa Daria SBARISCIA - (GIUDICE)

Dott.ssa Rita CHIERICI - (GIUDICE RELATORE)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 18296/2012, promossa da:

B.P. soc. coop., rappresentata e difesa (..)

ATTORE

contro

B.F. - Associazione A.S., rappresentata e difesa (..)

CONVENUTO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, B.P. soc. coop. (di seguito denominata "BANCA"), esponeva di essere una società bancaria posta al vertice del Gruppo B., articolata in nove banche attive su quasi tutto il territorio nazionale, e di operare in tutti i settori bancari nonché, tramite controllate o joint venture, nel campo assicurativo, del leasing, del factoring, del credito al consumo.

In particolare, in relazione ai fatti di causa, esponeva:

- di essere identificata sia nel settore bancario, sia presso la clientela, dal nome "B.", costituito dalle iniziali delle singole parole che compongono la sua denominazione, divenuto segno distintivo primario ed esclusivo dell'impresa e della sua attività; "B." è impiegato come ditta, nome a dominio sul web (l'indirizzo è www.B..it), e anche come marchio: si tratta di registrazioni italiane di marchio di impresa denominativo del 2006 e del 2010, aventi ad oggetto la parola "B." e la parola "GRUPPO B.", per prodotti e servizi della classe n. 36; sussistono altre registrazioni di marchio, anche anteriori, in cui la parola "B." è accompagnata da indicazioni descrittive di vari prodotti o attività (ad esempio "B.", "B.", "B.M." e altri, indicati alle pagg. da 3 a 5 dell'atto di citazione);

- con il marchio "B." sono comunemente designati i prodotti della Banca e i servizi alla clientela, reclamizzati nelle brochures;

- alla fine del 2008 si è costituita a Modena l'"Associazione A.S." (di seguito denominata l'"Associazione"), per consentire agli aderenti "attiva e cosciente partecipazione alla vita sociale" e "supporto informativo e organizzativo per l'esercizio dei propri diritti di soci"; l'Associazione ha assunto varie iniziative, quali la realizzazione di una pubblicazione diffusa via web, l'approntamento di un sito, l'organizzazione di convegni e riunioni; nell'ambito di queste attività ha spesso espresso il proprio dissenso e una critica anche accesa nei confronti dell'operato della BANCA e della sua gestione aziendale e societaria;

- l'Associazione ha fatto uso, nel corso della sua attività, del nome "B.F.", in cui l'acronimo e il marchio della BANCA sono associati alla parola "F." per evocare l'intento di perseguire obiettivi di rinnovamento; con tale nome l'Associazione si è inizialmente limitata alla presentazione delle liste per la nomina degli amministratori delle assemblee sociali e ad intestare le pubblicazioni periodiche; ha poi adottato tale dicitura come denominazione dell'Associazione (doc. 21), usandola altresì nell'home page del sito internet, cui si accede attraverso i nomi a dominio www.bperfutura.it e www.ass-B.-F..it, a loro volta confusori rispetto a quello della BANCA www.B..it;

- l'Associazione utilizza così i segni distintivi della BANCA, in violazione del diritto esclusivo di quest'ultima sul marchio B. in forza delle registrazioni e dell'uso, con effetto confusorio tra i segni, ben potendo la clientela ritenere che "B.F." contraddistingua uno specifico settore di attività o un servizio offerto dalla BANCA, anche in ragione dei tentativi dell'Associazione di indurre nei terzi il convincimento che l'attività svolta sia accreditata o promossa dalla BANCA (come risulterebbe dal doc. 23, relativo all'informativa sulla privacy circa la disponibilità da parte dell'Associazione dei dati dei soci, forniti dalla BANCA); peraltro la parola "F." non ha alcuna efficacia distintiva, trattandosi di parola generale e meramente descrittiva;

-in via subordinata alla ricostruzione di cui sopra, l'utilizzo del nome B. integra un'indebita appropriazione della denominazione dell'attrice, ai sensi dell'art. 7 c.c., tanto più in relazione alla condotta critica e diffamatoria tenuta dall'Associazione nei confronti della BANCA.

Alla luce di tali argomentazioni, parte attrice chiedeva l'accertamento dell'uso illecito del marchio e l'inibitoria dell'utilizzo da parte dell'Associazione, nonchè in via subordinata l'accertamento dell'uso illecito della denominazione ex art. 7 c.c., e in ogni caso la condanna di controparte al risarcimento del danno e alla pubblicazione della sentenza.

Nella comparsa di costituzione e risposta parte convenuta esponeva che l'Associazione si era costituita nel dicembre 2007 a seguito di alcuni eventi che avevano avuto un grave impatto economico e reputazionale (scandalo finanziario della B.I. S.p.a.; fallimento del progetto commerciale della M. S.p.a.), per garantire agli azionisti un'attiva e cosciente partecipazione alla vita sociale ed effettuare un costante controllo critico sull'operato del Gruppo. In relazione ai temi della controversia esponeva:

- all'originaria denominazione veniva aggiunta (ma non sostituita) quella di B.F., peraltro mai formalmente recepita dallo Statuto (il documento prodotto da controparte costituiva solo una semplice bozza);

- non poteva esserci rischio di accostamento confusorio tra l'Associazione e la BANCA, in quanto sia la natura, sia gli obiettivi dell'Associazione erano sempre stati esplicitati con la massima chiarezza in tutte le iniziative (come risulta dal modulo di adesione e dalla pagina iniziale del sito internet); altrettanto manifesta era la posizione di netto dissenso dell'Associazione rispetto all'operato del gruppo dirigente, espressa anche attraverso la presentazione di liste di candidati per il rinnovo degli organi sociali; la sua attività è rivolta ai soci; l'Associazione non può essere soggetto in posizione di concorrenza commerciale con la BANCA, in quanto non ha mai offerto servizi bancari e finanziari, non ha mai svolto attività commerciale o avente carattere imprenditoriale, non persegue scopi di lucro e assume le iniziative con carattere di assoluta gratuità, non operando nemmeno con criteri minimi di economicità in quanto non richiede agli associati nemmeno il versamento di quote di iscrizione o periodiche;

- non corrisponde al vero che l'Associazione si presenti ai terzi come ente accreditato dalla BANCA: il doc. 23, relativo all'informativa sulla privacy, in cui si dà conto che l'Associazione dispone dei dati personali degli azionisti, è conseguente ad una pronuncia del Tribunale di Modena, azionato da uno dei soci, la quale ha censurato il rifiuto della BANCA di fornire ai soci informazioni sui dati personali degli altri associati;

- la BANCA era a conoscenza dell'uso della denominazione B.F. dell'Associazione quantomeno sin dal 2010 (doc. 21, riguardante gli atti di un'azione di risarcimento dei danni promossa dalla BANCA nell'ottobre del 2010, in cui la stessa citava in giudizio 1'Asssoci.azione con tale denominazione).

Ritenendo inammissibile e infondata l'azione proposta da parte attrice, ai sensi sia dell'art. 20 c.p.i., sia dell'art. 7 c.c., 1'Asssociazione chiedeva respingersi le domande avversarie.

La causa veniva istruita attraverso la produzione documentale e l'assunzione della prova per testi formulata da parte convenuta nella memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. (ammessa limitatamente ai capitoli nn. 10 e 11),

Quindi, all'udienza del 13.10.2015 le parti precisavano le conclusioni, come da fogli di precisazione rispettivamente depositati; il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

Le domande proposte da parte attrice sono infondate.

La BANCA non ha fornito la prova che l'Associazione svolga attività economica, presupposto fondamentale per l'operatività della tutela di cui all'art. 20 c.p.i., in base al quale il titolare del marchio d'impresa registrato, cui compete la facoltà di uso esclusivo, ha il diritto di vietare ai terzi di usare segni distintivi identici o simili (alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1), nell'esercizio dell'"attività economica".

Si rileva, al contrario, che l'Associazione non è costituita in forma d'impresa e non svolge attività di produzione di beni o di prestazione di servizi, in funzione del raggiungimento di un obiettivo economico: anche parte attrice ha precisato che la sua attività consiste nell'organizzazione di convegni e riunioni nell'interesse degli associati, azionisti della BANCA, nella presentazione delle liste per la nomina degli amministratori, nella predisposizione di pubblicazioni periodiche cartacee o di comunicazioni via internet, nelle quali fornisce informazioni agli associati sulla gestione dell'impresa, talvolta esprimendo il proprio dissenso, anche attraverso una critica accesa, nei confronti dell'attività e della conduzione della BANCA.

Si tratta, infatti, di un'associazione aperta alla libera e gratuita adesione degli azionisti, che non persegue obiettivi economici e commerciali, ma esprime un movimento di opinione attraverso il controllo critico sull'operato del gruppo dirigente della BANCA, senza porsi con essa in una posizione di concorrenza commerciale; la convenuta, infatti, non ha mai offerto agli associati né ai terzi servizi bancari e finanziari (costituenti invece l'oggetto dell'attività della BANCA), né prestazioni di altra natura, proposte sul mercato dietro il pagamento di un corrispettivo o comunque al fine di realizzare un vantaggio di natura economica.

E' invece emerso dall'istruttoria, ed in particolare dalle prove testimoniali, che l'Associazione B.F., oltre a non svolgere attività economica in senso stretto, opera con criteri di assoluta gratuità anche nello svolgimento dell'attività informativa posta in essere nell'interesse dei soci, non richiedendo neppure il versamento di quote associative o di altre forme di remunerazione.

Non appare, dunque, condivisibile l'interpretazione proposta da parte attrice nella comparsa conclusionale (pagg. 14 e ss.), secondo cui è "rilevante ai fini dell'applicazione della normativa sul marchio, ogni impiego (non autorizzato) del marchioaltrui (o di un segno ad esso simile) che sia in tutto o in parte destinato al mercato anche se da esso non derivi un vantaggio economico, restando fuori dal perimetro dell'azione di contraffazione solo gli usi che si collocano in un ambito privato o personale".

Al riguardo si rileva che i casi giurisprudenziali citati da parte attrice non valgono in realtà a suffragare tale impostazione. La sentenza del Tribunale di Milano Sez. Spec. Impresa dell'8.7.2013, riguardante il caso dell'associazione ecologista Greenpeace che aveva utilizzato il marchio Enel, peraltro storpiandolo, nell'ambito di una campagna promozionale di denuncia delle centrali elettrice a carbone, di per sé lecita ma contraddistinta da modalità aggressive e demolitorie, ha riconosciuto l'applicazione della disciplina posta a tutela del marchio sul presupposto che Greenpeace operi "con modalità imprenditoriali, svolgendo un 'attività almeno in senso lato economica, sicché l'uso non autorizzato di quei marchi, per la loro notorietà, le procura un indebito vantaggio, convogliando l'attenzione del pubblico sull'invito a devolverle il contributo del cinque per mille, sotteso a quella campagna".

Ed in effetti, nel caso considerato l'associazione agiva nell'ambito di un'iniziativa per la raccolta fondi, dunque in vista della realizzazione di un vantaggio economico. La sentenza conferma, pertanto, il principio sopra menzionato, secondo cui la tutela del marchio di cui all'art. 20 c.p.i. presuppone l'impiego del segno distintivo altrui nello svolgimento di un'attività economica o comunque finalizzata ad uno scopo di lucro.

Anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 26498 del 27.11.2013, che vedeva contrapporsi la F. S.p.a. all'Associazione F.C., appare inconferente rispetto al caso in esame e conferma ancora una volta che l'applicazione della normativa di riferimento richiede quale requisito la natura economica dell'attività svolta nell'uso del marchio: la Suprema Corte - pur escludendo la necessità che l'autore della contraffazione rivesta la qualità di imprenditore commerciale - ancorandosi al dato letterale dell'art. 20 c.p.i. relativo al diritto di vietare a terzi l'uso del marchio nell'attività economica, richiama il principio affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE secondo cui è configurabile una condotta contraffattiva quando l'uso del marchio da parte del terzo si inserisca in un'attività commerciale, destinata al mercato e finalizzata alla realizzazione di un vantaggio economico, così come nel caso esaminato è stato riconosciuto in capo all'associazione F.C..

Dunque, i principi sopra richiamati impongono di escludere nel caso di specie l'applicazione della disciplina sulla tutela del marchio, non sussistendo la prova che B.F. svolga attività avente rilevanza economica, e non potendosi qualificare come tale la ricerca di nuovi associati, in assenza di alcuna finalità di lucro.

I documenti prodotti da parte attrice con la memoria n. 2, per dimostrare la tesi contraria (docc. 28-32, 36), non consentono di riconoscere in capo all'Associazione il perseguimento di obiettivi economici, solo perché la stessa retribuiva le prestazioni "occasionali" delle persone incaricate di contattare i soci per fornire informazioni sulle iniziative organizzate dall'ente. Non rileva infatti che l'Associazione si faccia carico, attraverso i propri affiliati, delle spese "vive" necessarie per la gestione ordinaria della propria attività, poiché a fronte di tali esborsi non sussiste la prova che la stessa operi in vista del conseguimento di un vantaggio di natura economica e persino della realizzazione del pareggio di bilancio. Peraltro, si evidenzia che alcuni dei documenti prodotti da parte attrice (privi di ufficialità e comunque irrilevanti rispetto al tema di indagine, come il piano di "reclutamento soci" di cui al n. 36) sono stati immediatamente disconosciuti da parte convenuta nella memoria n. 3, in assenza di ulteriori significative iniziative istruttorie di parte attrice.

Inoltre, a prescindere dall'impossibilità di qualificare B.F. come soggetto esercente un'attività economica, quale presupposto per l'applicazione dell'art. 20 c:p.i., si rileva la mancanza degli altri requisiti richiesti dalla norma, come quello dell'identità e/o dell'affinità dei prodotti e servizi prestati rispetto a quelli offerti dalla BANCA, richiesto dal comma 1 lett. a) e b).

Si consideri, infatti, che secondo l'attuale normativa a tutela del marchio, per valutare se si abbia contraffazione è necessario procedere a due distinti raffronti: l'uno fra segni (e cioè tra marchio anteriore e segno successivo), l'altro tra i settori merceologici in cui vengono impiegati i due segni. Ciascuno dei due raffronti ha importanza analitica distinta, poiché le norme richiedono che il rischio di confusione sia l'effetto congiunto di entrambi i fattori che concorrono a provocarlo, quali strumenti che consentono entrambi di accertare la cosiddetta confondibilità tra imprese (Cass. Civ. n. 1424 del 9.2.2000; Cass. Civ. n. 24909 del 10.10.2008).

Non può poi trovare applicazione la disposizione di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 20 c.p.i., che in presenza di prodotti e/o di servizi non affini richiede, oltre alla rinomanza nello stato del marchio registrato, l'uso del segno da parte del contraffattore, senza giusto motivo, e la possibilità di trarne indebito vantaggio o di arrecare ad altri pregiudizio.

Nel caso di specie, in presenza di un legittimo movimento di opinione che opera per offrire agli azionisti della banca informazioni sulla gestione societaria, non é ravvisabile la mancanza di giusto motivo nell'uso del segno. Del resto, il marchio B. è stato impiegato in funzione meramente descrittiva della natura dell'Associazione e della sua fondamentale caratteristica relativa all'appartenenza di tutti gli associati alla categoria degli azionisti della BANCA, cosicché (a prescindere dalla mancanza degli altri requisiti richiesti dall'art. 20 c.p.i.) tale utilizzo deve in ogni caso considerarsi lecito ai sensi dell'art. 21 comma 1 lett. c) c.p.i..

Inoltre, parte attrice non ha provato né allegato la sussistenza di un indebito vantaggio per l'Associazione né di aver subito concretamente un danno dall'uso del segno. Non rileva, ai fini dell'applicazione della tutela apprestata al marchio d'impresa, la circostanza che la condotta dissenziente e asseritamente screditante della convenuta, posta in essere nell'esercizio dell'attività critica indirizzata nei confronti dell'operato degli organi di governo della BANCA, abbia provocato a quest'ultima un danno o uno svantaggio qualsiasi; le condotte eventualmente illecite, lesive della reputazione della BANCA (peraltro, allo stato, rimaste indimostrate), potrebbero al più giustificare l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni di cui all'art. 2043 c.c. nei confronti dei soggetti responsabili, al di fuori dell'applicazione della disciplina posta a tutela dei segni distintivi, che invece presuppone, nel caso di prodotti e/o servizi non affini tra loro, la sussistenza di un pregiudizio conseguente all'uso, in sé considerato, del marchio altrui.

Invece, l'utilizzo da parte della convenuta della denominazione B.F. non presenta alcun carattere denigratorio o dequalificante, né è stato impiegato per designare un'attività illecita o indecorosa: anzi, come viene indicato nell'atto di citazione, l'abbinamento del marchio della BANCA alla parola "F." evoca un significato positivo, collegato all'idea di progresso e di rinnovamento.

Si consideri, poi, che nel caso in esame non ricorre in concreto alcun rischio di associazione o di confusione tra i due enti, in quanto sia il modulo di adesione, sia le pubblicazioni dell'Associazione contengono una spiegazione chiara degli obiettivi dell'Associazione; anzi, la circostanza che l'Associazione esprima una posizione critica nei confronti dell'amministrazione della BANCA, contribuisce ad escludere il rischio di accostamento confusorio tra i due enti.

Infine, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'illecito di cui all'art. 7 c.c., dedotto da parte attrice in via subordinata.

Nel caso di specie, l'uso del nome altrui (peraltro modificato dall'aggiunta a B. della parola "F.", utile a differenziarlo) è giustificato dal legame esistente tra gli azionisti rappresentati dall'Associazione e la BANCA di appartenenza e di riferimento, e dunque tale denominazione appare necessaria per garantire una corretta identificazione dell'ente, in funzione descrittiva.

Inoltre, parte attrice non ha provato né allegato la sussistenza di un pregiudizio, attuale o potenziale, conseguente all'uso in senso stretto del nome (anziché alla presunta attività diffamatoria, peraltro indimostrata, attribuita all'Associazione).

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi dei parametri delle tariffe forensi di cui al D.M. n. 55 del 2014, previsti per le cause di valore indeterminabile, pari complessivamente ad Euro 13.430,00, oltre ad oneri di legge.

P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- respinge le domande proposte da B.P. soc. coop. nei confronti di B.F. - Associazione A.S., in quanto inammissibili e infondate;

- condanna B.P. soc. coop. alla refusione delle spese processuali in favore della parte convenuta, che si liquidano nella misura di Euro 13.430,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali;

Così deciso in Bologna, il 20 luglio 2016.

Depositata in Cancelleria il 26 agosto 2016.